Chancen und Risiken des neuen Europäischen Einheitspatents – Teil 2

(II) Strategische Überlegungen zur Nutzung des neuen EU-Gerichts oder zum Opting-out

Während einer siebenjährigen Übergangsphase kann die Zuständigkeit des künftigen Einheitlichen Patentgerichts (EPG; Unified Patent Court, UPC) durch einen Opt-out-Antrag des Schutzrechtsinhabers für eine anhängige europäische Patentanmeldung („EP-Anmeldung“), für ein erteiltes europäisches Patent („EP“) oder für ein ergänzendes Schutzzertifikat („SPC“) für nicht anwendbar erklärt werden. Diese Möglichkeit wurde eingeführt, um das Vertrauen der Nutzer langfristig zu stärken. Bei einem Opt-out werden Streitigkeiten weiterhin von den nationalen Gerichten der einzelnen Länder behandelt. Sobald ein europäisches Patent ein Opt-out erhalten hat, ist es für seine gesamte Laufzeit von der Gerichtsbarkeit des EPG ausgeschlossen.

Für Einheitspatente sind Opt-outs nicht möglich.

Opt-out-Anträge sind gebührenfrei und können von Inhabern von Schutzrechten oder von beim EPG zugelassenen Vertretern gestellt werden. Um die Kosten zu senken, wird empfohlen, Massenanträge auf der Grundlage von Listen einzureichen und dabei speziell für diesen Zweck entwickelte Software zu verwenden, um den Verwaltungsaufwand und damit die Kosten zu verringern. Es ist wichtig sicherzustellen, dass der Opt-out-Antrag alle tatsächlichen Inhaber von Rechten des geistigen Eigentums korrekt identifiziert; die im Register des EPA eingetragenen Inhaber sind möglicherweise nicht die richtigen. Im Zweifelsfall ist es ratsam, die Daten mit den amtlichen Registern zu vergleichen, um z. B. zwischenzeitliche Änderungen oder Übertragungen von Rechten festzustellen. Eine ursprünglich unentdeckte Unrichtigkeit kann noch Jahre später in einem Rechtsstreit beanstandet werden, und ein ursprünglich ungültiges Opt-out kann zur unerwünschten Anwendbarkeit des EPG führen.

Es gibt eine zeitliche Begrenzung für den Opt-Out-Antrag: Geht eine Klage beim EPG ein, z.B. in Form einer Nichtigkeitsklage, hat ein nachträgliches Opt-Out keine Wirkung. Andererseits kann es sinnvoll sein – z. B. wenn sich die Umstände oder die Strategie ändern (siehe nachstehende Überlegungen) – das Opt-out-EP-Patent später dem EPG zugänglich zu machen, indem das Opt-out zurückgenommen wird (Opt-back-in).

Ein Opt-out für eine Teilanmeldung gilt unabhängig von demjenigen für die Stammanmeldung.

Vor- und Nachteile des EPG – was spricht für ein Opt-out, was dagegen?

Zahlreiche Faktoren im Allgemeinen und im Besonderen werden die Entscheidung beeinflussen, ob für bestimmte Patente die Vorteile des EPG die Nachteile überwiegen oder ob es besser ist, ein Opt-out zu wählen.

Die Vorteile und der Nutzen des EPG überwiegen die Nachteile, wenn die folgenden Ziele verfolgt werden:

(1)   Eine einheitliche Entscheidung ermöglicht die Durchsetzung in allen teilnehmenden EU-Ländern (derzeit 17, in Zukunft wahrscheinlich mehr) mit einer einzigen Verletzungsklage. Dieser Vorteil kommt vor allem dann zum Tragen, wenn die Verstöße in mehreren Ländern begangen werden. Dieser Vorteil ist begrenzt, wenn nicht teilnehmende Länder betroffen sind, z.B. etwa Nicht-EU-Länder wie das Vereinigte Königreich oder die Schweiz, in denen Vertragsverletzungsverfahren möglicherweise noch gesondert eingeleitet werden müssen. Diese nachteiligen Auswirkungen könnten jedoch wieder neutralisiert werden, wenn z.B. dennoch mehrere EPG-Staaten betroffen sind oder wenn die übrigen nationalen Gerichte dem EPG-Urteil folgen oder wenn das EPG-Urteil einen Parteivergleich begünstigt; aufgrund des zügigen Verfahrens beim EPG ist zu erwarten, dass das EPG-Urteil zuerst vorliegt.

(2)   Neben der damit verbundenen prozessualen und materiellen Vereinheitlichung und Vereinfachung wird die Durchsetzung von Patenten in weiten Teilen Europas zu relativ geringeren Kosten erreicht. Die obsiegende Partei erhält ihre Kosten zumindest teilweise erstattet. Einige ausgewählte Kostenpunkte von EPG-Verfahren sind in Tabelle 3 aufgeführt.

(3)   Die Verfahrensdauer pro Instanz beträgt voraussichtlich nur 12-14 Monate von der Einleitung des Verfahrens bis zum Urteil.

(4)   Patentinhaber haben in der Regel die freie Wahl eines geeigneten Gerichtsstandes, insbesondere wenn eine aktive statt einer passiven/defensiven Strategie verfolgt wird. Es ist zu erwarten, dass die vier deutschen Amtsgerichte des EPG mit ihren Zuständigkeiten eine hohe Anziehungskraft insbesondere für Patentinhaber haben werden. Das in München ansässige Zentralgericht hat mehr Zuständigkeiten erhalten: Nach dem Rückzug des Londoner Zentralgerichts wird es nun zusätzlich zu den bereits zuvor zugewiesenen Patenten aus dem Bereich der Mechanik auch über chemische Fälle entscheiden.

(5)   Das EPG entscheidet unter Einbeziehung von technischen Richtern. Dies kann und wird wahrscheinlich zur besseren sachlichen Aufklärung des Sachverhalts beitragen, insbesondere bei technisch anspruchsvollen Patenten. Im Einklang mit dieser positiven Neuerung: Europäische Patentanwälte, die über eine entsprechende juristische Zusatzqualifikation verfügen, sind nun als Einzelanwälte vor dem EPG vertretungsberechtigt. Durch die zusätzliche fachliche Kompetenz sowohl auf Richter- als auch auf Vertreterseite ist somit eine Kommunikation „auf Augenhöhe“ mit diesem Richtergremium zu erwarten – ein wichtiger Vorteil insbesondere in der mündlichen Verhandlung.

(6)   Die Verwendung einer einheitlichen Sprache, wie insbesondere z.B. Englisch als internationaler Standard.

(7)   Die zu erwartende Harmonisierung der europaweiten Streitregelung. Und damit die Vermeidung einer schlecht vorhersehbaren, länderspezifischen Rechtsprechung der nationalen Gerichte.

(8)   Wirksame Beweiserhebungsverfahren, insbesondere Inspektionen, sind möglich, die es in nationalen Verfahren bestimmter Länder nicht oder nur unzureichend gibt.

(9)   Im Falle der mittelbaren Patentverletzung vermeidet das EPGÜ die Schwächen einiger nationaler Rechtssysteme, die ein „doppeltes Territorialitätsprinzip“ verlangen (ein mittelbarer Verletzer kann nur dann belangt werden, wenn sowohl seine Lieferung eines wesentlichen Elements als auch die letztlich verwirklichte Verletzung der beanspruchten Erfindung durch einen Anderen im Hoheitsgebiet desselben Staates erfolgt). Das EPG-System hingegen erleichtert eine wirksame Durchsetzung sowohl gegen den Lieferanten als auch gegen den unmittelbaren Verletzer, da es ausreicht, dass sowohl die Lieferung als auch die unmittelbare Verletzung irgendwo im gesamten EPG-Gebiet stattfinden. Dies ist ein klarer strategischer Vorteil, insbesondere in der heute häufig anzutreffenden Situation europaweiter Lieferketten.

(10) Der erfolgreiche Kläger erhält einen Teil seiner Prozesskosten zurück, wenn er den Prozess gewinnt. Die Höhe der Erstattung richtet sich nach den angemessenen Kosten des Parteivertreters; sie ist je nach Streitwert gedeckelt (z.B. bei einem Streitwert von 1 Mio. EUR können bis zu 112.000 EUR erstattet werden).

Tabelle 3: Kosten für erstinstanzliche Verfahren vor dem EPG

Das EPG birgt jedoch auch Risiken und führt möglicherweise zu Nachteilen, so dass Patentanmelder und -inhaber eher zu klassischen Patenten neigen und ein Opt-out beantragen könnten:

(1) Der Hauptnachteil besteht in dem Risiko, dass ein zentraler Angriff auf die Rechtsbeständigkeit möglich ist und somit mit einer einzigen Entscheidung zum Totalwiderruf im gesamten EPG-Gebiet führen kann. Das klassische EP-Patentsystem hingegen lässt weitere strategische Optionen zu, selbst wenn die Gültigkeit nur in einem Land verneint, in einem anderen aber bejaht werden könnte.

(2) Eine Frist von nur 2 Monaten für die Vorbereitung und Einreichung einer Erwiderung auf einen Nichtigkeitsangriff ist sehr kurz, um vollumfänglich zu reagieren. Eine angemessene Vertretung des Inhabers ist wichtig, um eine schnelle Bearbeitung ohne Verzögerung zu gewährleisten und die Antwortfrist voll auszunutzen.

(3) Ein älteres nationales Recht (d.h. Stand der Technik gemäß Art. 54(3) EPÜ, das eine frühere Priorität als das streitige Einheitspatent hat, aber nach dem Prioritäts-/Anmeldetag des Streitpatents veröffentlicht wurde) hat eine neuheitsschädliche Wirkung gegenüber dem Einheitspatent im gesamten UPC-Bereich. Bei klassischen EP-Patenten wirkt das neuheitsschädliche ältere dagegen nur in demselben Land und wenn das EP-Patent dort validiert wurde.

(4) Ein zentraler Angriff auf die Rechtsbeständigkeit ist auch im Anschluss an oder sogar parallel zu einem Einspruchsverfahren beim EPA möglich. Eine zentrale Nichtigkeitsklage ist als eigenständige Klage oder als Nichtigkeits-Widerklage während eines Verletzungsverfahrens möglich.

(5) Ohne Vorgaben aufgrund der noch fehlenden Rechtsprechung in der Anfangsphase führt zu Rechtsunsicherheit, da das EPG Zeit brauchen wird, um seine Rechtsprechung zu entwickeln und offene Punkte des neuen Systems zu klären.

Bei der Entscheidung für oder gegen ein Opt-out spielen also verschiedene Faktoren eine Rolle; es gilt, die Vor- und Nachteile des neuen und des bekannten Systems gegeneinander abzuwägen und daraus eine Entscheidung für das gesamte oder einen Teil des eigenen Patentportfolios zu treffen. Stehen die Vorteile einer effektiven, „europaweiten“ und relativ kostengünstigen Prozessführung, die breitere Auswahl an Foren oder die gerichtliche Durchsetzung gegen mehrere – möglicherweise über Lieferketten verbundene – Beklagte im Vordergrund, könnten die Vorteile des neuen EPG-Systems den Ausschlag geben. Befürchtet man hingegen zentralisierte Angriffe auf die Rechtsbeständigkeit und damit das Risiko eines vollständigen Verlusts des Patents in einem einzigen Prozess, insbesondere bei wichtigen Patenten, wird man vorsichtshalber dazu neigen, das EPG zu meiden und daher ein Opt-out favorisieren.

Die Entwicklung der Rechtsprechung zu Patentverletzungsfällen sowie die Harmonisierung durch das neue EPG werden helfen, in der Abwägung des Einzelfalls die richtige Entscheidung für das eine oder das andere System zu treffen. Wobei eine zeitlich gestaffelte und differenzierte Strategie eine gute Kombination ermöglicht: bei einem Opt-out zunächst die Rechtsentwicklung in einem Zustand geringen Widerrufsrisikos abwarten und die Wettbewerbssituation beobachten; wenn sich der neue EPG-Rechtsrahmen als rechtssicher erweist und seine Vorteile in Verfahrensfragen bestätigt oder Patentverletzungen akut erkennbar sind, dann ist ein Wechsel zum EPG-System durch einen einfachen Antrag auf Rücknahme des Opt-out (Opt-back-in) möglich. Dies sollte jedoch gut überlegt sein, da ein erneutes Opt-out nach einem Opt-in-Wechsel nicht mehr möglich ist.

Letztlich ist es eine Entscheidung für jeden Einzelfall. Je nach Einzelfall sprechen wichtige Überlegungen zugunsten des neuen EPG-Systems:

• Die Verfahrensschritte eines verletzten Verfahrenspatents werden in verschiedenen europäischen Ländern durchgeführt. Oder Lieferketten verschiedener europäischer Länder bilden eine Verbindung zwischen mittelbarer und unmittelbarer Patentverletzung: Ein Marktteilnehmer in einem EPG-Land liefert ein wesentliches Element, und ein Dritter in einem anderen EPG-Land nutzt den beanspruchten Gegenstand unmittelbar. Oder die grenzüberschreitende Durchsetzung in mehreren Ländern ist das primäre Ziel. Für solche Fälle ist das effektive neue Gerichtssystem prädestiniert.
• Die rechtlichen und/oder verfahrensrechtlichen Bestimmungen beim EPG sind günstiger als bei den nationalen Gerichten oder wirken sich im Einzelfall positiv auf die Durchsetzung aus. So können z.B. Ausnahmen wie das sogenannte „Zulassungs-Privileg“ (Bolar-Ausnahme) enger gehandhabt werden als z.B. in Deutschland. Oder die Möglichkeiten zur Beweissicherung sind im UPC-System effektiver als in manchen nationalen Rechtspraktiken.
• Der Hauptwettbewerber hat seinen Sitz in einem Land, in dem die nationalen Gerichte nicht patentfreundlich sind, oder in dem die Richter in Patentfällen unerfahren sind, oder in dem das Verfahren zur Beweiserhebung ineffizient ist.
• Die Gültigkeit des Patents ist sicher, so dass ein zentraler Angriff auf die Rechtsbeständigkeit nicht erfolgreich sein wird. Gründe dafür können sein: Es hat bereits ein Widerrufsverfahren erfolgreich überstanden, z. B. in einem Einspruch vor dem Europäischen Patentamt (zumindest in erster Instanz); oder eine eigene Recherche vor der gerichtlichen Durchsetzung hat keinen relevanteren Stand der Technik als im Prüfungsverfahren erbracht.
• Statistisch gesehen ist die Wahrscheinlichkeit, dass europäische Patente von nationalen Gerichten für nichtig erklärt werden, relativ höher als in europäischen Einspruchs-/Beschwerdeverfahren. Spannend bleibt, ob das EPG in Fragen der Rechtsbeständigkeit aus Harmonisierungsgründen eher der Rechtsprechung des EPA als der unterschiedlichen nationalen Rechtsprechung folgen wird und damit das Klagepatent vor dem EPG sogar bessere Erfolgschancen als bei nationalen Nichtigkeitsverfahren. Wenn es, wie so oft, um die entscheidende Frage der erfinderischen Tätigkeit geht, könnte sich die patentinhaberfreundlichere Entscheidungspraxis durchsetzen, wenn der beim EPA übliche „Problem-Lösungs-Ansatz“ angewendet wird. Auch bei sogenannten „Auswahlerfindungen“ wird man eine EPA-nahe Spruchpraxis und damit eher ein europäisch harmonisiertes System wählen wollen.
• Andererseits können besondere Ausnahmesituationen, z.B. wenn die Praxis des EPA eher kritisch gegenüber dem Patentinhaber erscheint – etwa bei Vorliegen problematischer Anspruchsänderungen im Prüfungsverfahren ohne klare Offenbarungsgrundlage (d.h. im Fall möglicher unzulässiger Erweiterungen) – für eine Bevorzugung nationaler Gerichte sprechen, deren Praxis in Fragen der Ursprungsoffenbarung meist weniger streng ist.
• Unter den Richtern des Einheitlichen Patentgerichts befinden sich viele Richter aus nationalen Patentstreitkammern, die zuvor über Patentverletzungen entschieden haben. Was die Frage der Patentverletzung anbelangt, wird ein Großteil der bisherigen (auch nationalen) Rechtsprechung vom Einheitlichen Patentgericht übernommen werden. Dies ist ein weiterer Grund, eine der vier deutschen Lokalkammern in Düsseldorf, München, Mannheim oder Hamburg als Standort für das EPG zu wählen, da deren Rechtsprechung eine eher patentinhaberfreundliche Haltung erkennen lässt.
• Ein weiterer Grund für die Wahl des EPG als Gerichtsstandort ist die Erwartung, dass dem technischen Sachverstand aufgrund der Präsenz technischer Richter auf der Richterbank und der Zulassung von speziell qualifizierten europäischen Patentanwälten zur Prozessführung der Parteien ein größeres Gewicht beigemessen wird.

Wichtig ist, dass die Phase der Entscheidungen für oder gegen das EPG (Opt-out) über die anfängliche Sunrise-Periode hinausgeht, denn diese Entscheidungen müssen fortlaufend zu laufenden EP-Anmeldungen und zukünftig erteilten Patente gefällt werden.

Die Entscheidung, ob das europäische Patent letztendlich die Form eines Einheitspatents annimmt oder ob es national validiert wird, sollte daher auch die Aspekte des gewünschten Gerichtssystems berücksichtigen. Nur validierte EP-Patente können ausgeoptet werden. Entscheidet sich der Anmelder dagegen für das Einheitspatent, ist ein Opt-out nicht möglich; das EPG-System ist dann zwingend vorgeschrieben. Ein früher gestellter Opt-out-Antrag würde dann unwirksam. In dieser Hinsicht besteht ein Zusammenhang zwischen den Entscheidungen für oder gegen das Einheitspatent und für oder gegen das EPG. Das heißt, die Entscheidung für oder gegen ein Einheitspatent – insbesondere zum Zeitpunkt der Patenterteilung – sollte bereits mögliche Verletzungs- und Rechtsbeständigkeitsfragen berücksichtigen, die sich in der Zukunft ergeben könnten. Es sollte auch berücksichtigt werden, wo die derzeitigen und künftigen relevanten Märkte liegen, wo es zu Verletzungen kommen könnte und ob eine grenzüberschreitende Durchsetzung wünschenswert wäre.

Die Anmelder sollten sich auch über verschiedene Anmeldestrategien im Klaren sein, um die Risiken des neuen Systems abzumildern. So kann es beispielsweise sinnvoll sein, eine Teilanmeldung als Ausweichposition für wichtige europäische Patentfamilien anhängig zu halten. Das Stammpatent kann auf nationaler Ebene validiert werden, während die Teilanmeldung in das neue System einfließen kann (oder umgekehrt), um mehr Flexibilität bei der Prozessstrategie zu ermöglichen. Es sei auch darauf hingewiesen, dass mehrere europäische Länder einen Doppelschutz zulassen, d.h. nationale Patente können neben Einheitspatenten bestehen, selbst wenn/soweit der Schutzumfang derselbe ist.

Weiter zum Teil 1: (I) Einführung und Überblick

weiter zum Teil 3: (III) Vergleich des Einspruchsverfahrens beim EPA und des Nichtigkeitsverfahrens vor dem EPG