UPCの最初の判決が下された。クレーム解釈、事実の開示と立証の責任、さらに進歩性の検討など、多くの議論がなされている問題に関するUPCの立場を知ることは、エキサイティングなことである。
1. クレーム解釈－序論およびEPOとの比較
EPOでの手続では、クレーム解釈において明細書をどの程度考慮すべきか、また（存在するなら）その法的根拠、についての議論が続いている。
審決T 1473/19において、審判部（BoA）は、EPC第69条とその解釈に関する議定書第1条が、審査手続及び異議申立手続の両方において、クレームの解釈及びクレーム範囲の決定に関して依拠することができるという結論に達した。また、EPC第69条第2項によれば、クレームの解釈には明細書及び図面を使用しなければならないとあるが、依然として、クレームの特徴を解釈する際の制約を設ける、クレーム優位性が存在する（EPC第69条第1項によれば、欧州特許または特許出願によりカバーされる保護範囲はクレームによって決定される）。
さらに、クレームがそれ自体で明確であっても、クレームをさらに解釈するために明細書をさらに参照することができると判決された。
しかしながら、「クレーム優位性」の原則により、クレームの特徴の解釈では、曖昧でない（明確な）クレームの文言が明細書よりも優先されなければならないため、クレームの解釈のために明細書を参照することは、結局のところ、曖昧なクレームの特徴についてのみ可能である。
T 0169/20において、審判部は、EPC第84条の条文、特にその第2項、およびEPC規則第42条および第43条が、特許性を評価する際のクレーム解釈について適切な法的根拠を提供すると結論付けた。EPC第69条は、（前述のT 1473/19に反して）EPC第123条(3)への適合性を審査する目的で保護範囲を決定するため、そして侵害訴訟手続においてのみ使用された。審判部はさらに、「クレームの文言がそれ自体明確で技術的に合理的であれば、明細書に照らして解釈することは必要でも正当化されるものでもない。特に、関連する技術的文脈の中で合理的かつ技術的に妥当な解釈を除外するなど、クレームの文言を読んだ当業者が理解するであろう思われる範囲を超えて発明の主題を制限又は変更するために明細書の記述を利用すべきではない」と結論づけた（下線は追加）。
要約すると、EPO審判部の両例示審決は、異なる法的根拠（EPC第69条とその議定書第1条の組み合わせ、あるいはEPC第84条とEPC規則第42条、第43条の組み合わせ）を適用しているが、クレームの主題を定義するのはクレームの文言であり、明細書は曖昧な特徴を解釈するためにのみ使用することができる、という同様の結論に至っている。
さて、UPCの最初の判決が下りた現在、クレーム解釈に関するUPCの立場を注目してみよう：
統一特許裁判所（UPC）の控訴裁判所（CoA）は、判決UPC_CoA_335/2023 (修正済み) において、「特許クレームは、EPC第69条とEPC第69条の解釈に関する議定書に基づいて欧州特許の保護範囲を決定するための出発点であるだけでなく、決定的な基礎である」と決定した（頭注2、第1項）。さらに、UPCのCoAは、「明細書と図面は常に、特許クレームの解釈のための説明の補助として使用されなければならず、特許クレームの曖昧さを解決するためだけに使用されるものではない」という驚くべき結論に達した。（強調部分は追加、命令理由5.d) aa) 第3段落)。これは、クレーム解釈のために明細書を参照することは、クレームの特徴が曖昧な場合にのみ可能であるとしたEPOの審判部の立場とは異なる。UPCの控訴裁判所はさらに、クレーム解釈の目的は「特許権者の適切な保護と第三者の十分な法的確実性を両立させること」であると述べている。（命令理由, 5.d) aa) 第6段落）。
判決UPC_CoA_335/2023において、控訴裁判所は請求項１の特徴の一部、例えば「細胞又は組織サンプル」、について解釈が必要であるとした。この点は、裁判手続きにおいて実際に問題となった。というのは、この特徴を解釈すること、特に、細胞または組織から抽出され支持体に結合されたサンプルはクレームの「細胞または組織サンプル」であると考えられるか？ということが、実質的な特許性を評価する上で重要であったからである。控訴裁判所によれば、この特徴は、細胞または組織のサンプルが依然として細胞または組織として認識可能なサンプルとして理解されなければならないと要求している。さらに控訴裁判所は、この理解を支持する明細書も参照した。
結論として、UPCの控訴裁判所は、EPC第69条と第69条の解釈に関する議定書に基づき、クレームの特徴が曖昧な場合だけでなく、クレームの解釈のために明細書を常に考慮しなければならないという立場をとっている。
2. 仮処分における事実の開示と立証の責任
手続規則第205条及びそれ以下に基づき、仮処分命令は略式手続（一般に仮処分（PI）手続とも呼ばれる）によって出されるが、この略式手続では、当事者が事実や証拠を開示する機会が限られている。
これまで、仮処分手続に関する国内法および実務は、欧州諸国間でかなり異なっており、ドイツの実務でさえ、統一されたアプローチはなかった 。
控訴裁判所によれば、一方では、遅延によって特許権者に回復不能な損害が生じるのを避けるため、立証基準を高く設定しすぎてはならないが、他方では、後日取り消されることとなる仮処分命令によって被告が損害を受けるのを防ぐため、低く設定しすぎてもならない。
手続規則第211.2条によれば、出願人は、「出願人が第47条に基づき手続を開始する権利を有すること、当該特許が有効でありその権利が侵害されていること、またはそのような侵害が差し迫っていることについて、十分な確実性をもって裁判所を納得させる合理的な証拠を提出することを要求される」場合がある。
控訴裁判所は現在、このような「十分な確実性の程度は、裁判所が、出願人が手続を開始する権利を有し、特許が侵害されている可能性が少なくともないよりはあると考えることを必要とする。裁判所が蓋然性の均衡において特許が有効でない可能性がないよりはあると考えている場合に、十分な確実性の程度が欠けている」と判示している（命令理由、5. a) 第4段落）。
つまり、UPCの控訴裁判所は、「蓋然性の均衡」評価を裁定した。特許が無効である可能性がないよりはある場合、仮処分手続は不成立となる。この概念は、特許が新規性または進歩性を有しないと判断される可能性が高いかどうかという「単純な」質問に帰結する。この場合、UPC裁判所は特許侵害訴訟において仮処分手続を認めない。
つまり、この判決は、各国裁判所の間で対立する様々な判決とは異なる、UPCの下での共通基準を提供するものである。
3. UPCにおける進歩性の検討
UPC_CoA_335/2023では、控訴裁判所は、請求項1の主題が自明であると証明される可能性はそうでない可能性よりも高いという結論に達した。興味深いことに、控訴裁判所はこの判決により、この部分に関する第一審裁判所による反対の認定を覆した。
控訴裁判所は、関連する先行技術文献D6と請求項1との唯一の相違点は、請求項1の方法が細胞または組織サンプル中の複数の分析物を検出することを意図しているという特徴をD6が開示していないとの認定に基づいて結論を下した。むしろ、控訴裁判所は、D6は「増幅DNA分子」（ASM）を検出することを意図した方法を開示しており、これらの分子は細胞または組織サンプル中には存在せず、当業者には該特許の意味における細胞または組織サンプルとは見なされないであろう、と考えた。このため、新規性が認められた。
控訴裁判所はさらに、進歩性について、試料中の標的分子を検出するための高スループット光多重法を開発しようとする当業者であれば、複数のASMを検出する方法を開示しているD6を考慮したであろう、と述べた。この文献から出発して、優先日当時、多重分析技術に対する需要があったことを念頭に置けば、当業者であれば、さらなる文献（B30）によって証明されているように、D6の方法をin situ環境に移すことも検討したであろう。驚くべきことに、困難に直面した当業者が成功の見込みが不十分であるために試験を行なわないということはなかったであろうという理由の中で、控訴裁判所はスウェーデン知的財産庁のコンサルティング報告書（B10、5頁）に言及している。
控訴裁判所は、本件特許が進歩性の欠如により本案訴訟で無効と証明される可能性は低いよりも高いと結論づけ、仮処分を出す十分な根拠はないと判断した。
弊所からのメッセージ
[1] GRUR 2022, 811 – Phoenix Contact/Harting
ミュンヘン地方裁判所:
2022年9月29日の判決, Az. 7 O 4716/22; および2022年10月27日の判決, Az. 7 O 10295/22:
欧州特許および欧州特許のドイツ特許部分は、付与公告日から有効と推定される。
デュッセルドルフ地方裁判所:
2022年9月22日の判決, Az. 4 b O 54/22:
欧州特許とそのドイツ特許の有効性の推定に疑問
[2] ドイツ最高裁, BGH – Fulvestrant (X ZR 59/17; Headnotes)
