Dieser Beitrag wurde ursprünglich veröffentlicht auf JUVE Handbuch Wirtschaftskanzleien 2022/2023

Mit großer Spannung wird die Entscheidung der Großen Beschwerdekammer (GBK) des Europäischen Patentamts (EPA) im derzeit anhängigen Verfahren G2/21 erwartet. Diese könnte einen erheblichen Einfluss auf die künftige Anmeldestrategie von Patentanmeldern haben, denn im Kern geht es darum, wann eine Erfindung „fertig“ zum Einreichen ist.

Die Sicherung eines frühen Anmeldetags für eine Erfindung ist ein wichtiger Aspekt einer Patentstrategie, um die eigene Rechtsposition gegenüber Wettbewerbern zu sichern. Aus Zeit- und Kostengründen stellt sich die Frage, wieviel experimenteller Aufwand unter patentrechtlichen Gesichtspunkten vor dem Einreichen einer Patentanmeldung betrieben werden muss, um die behaupteten Effekte zu stützen, oder ob entsprechende Beweismittel nachgereicht werden können.

Bis es zu einer Entscheidung G2/21 zur abschließenden Klärung relevanter Vorlagefragen kommt soll dieser Beitrag praktische Szenarien erörtern, die unabhängig von der Beantwortung der Vorlagefragen weiterhin existieren werden, jedoch mit Hilfe der Entscheidung G2/21 – eventuell neu – bewertet werden müssen.

Eignung von „Beweismitteln“ aus der Produktentwicklung als Stütze einer Erfindung

Im Rahmen einer Produktentwicklung wird als Vergleichsprodukt gerne das Produkt eines Wettbewerbers oder der interne ‚Goldstandard‘ verwendet, unabhängig davon, ob man den Aufbau oder die Zusammensetzung dieser Vergleichsform genau kennt. Derartige Vergleichsdaten sind im Rahmen des vom EPA angewandten „Aufgabe-Lösungs-Ansatzes“ häufig nicht verwendbar, da nach ständiger Rechtsprechung der geltend gemachte Effekt eindeutig auf das unterscheidende Merkmal zurückzuführen sein muss.

Das experimentelle Untersuchen des Einflusses von allen potentiell relevanten Parametern auf den behaupteten Effekt und somit das Ausloten der Grenzen der Erfindung kann zeitlich und finanziell aufwändig sein und erscheint aus Erfindersicht meist nicht zielführend.
Unabhängig davon kann der Nachweis von technischen Effekten oft erst in Kenntnis des objektiv nächstliegenden Stands der Technik z.B. im Prüfungsverfahren punktgenau produziert werden, da erst dann die objektiv passgenaue (weil der beanspruchten Erfindung am Nächsten kommenden) Vergleichsform bekannt wird.
Aus derartigen Gründen werden experimentelle Untersuchungen gerne auf einen späteren Zeitpunkt verlagert. Ob dieses Aufschieben aber überhaupt möglich ist, soll nun durch die GBK geklärt werden.

Zugrundeliegende Fragestellung der G2/21

Gemäß den Vorlagefragen beschäftigt sich die GBK in erster Linie mit der Frage, ob erst nach Einreichung der Patentanmeldung Beweismittel wie z.B. Versuchsdaten dann unberücksichtigt bleiben müssen, wenn sie den ausschließlichen Nachweis für einen geltend gemachten Effekt darstellen. Der GBK werden drei Ansätze vorgelegt, die sich alle um das Kriterium drehen, ob oder inwieweit die ursprünglich in der Anmeldung gemachten Angaben einen geltend gemachten Effekt plausibel machen müssen:

Das für den Anmelder großzügigste Szenario wäre, wenn der ausschließliche Nachweis für einen geltend gemachten Effekt ohne weiteres nach dem Anmeldetag erfolgen kann, also keinerlei Plausibilitäts-Anforderung gestellt würde. Dies würde das Einreichen einer Erfindung in einem frühen, evtl. spekulativen („unreifen“) Zustand ermöglichen, um einen frühen Anmeldetag zu sichern.

Sollte die GKB jedoch zu dem Ergebnis kommen, dass Mindestanforderungen an die Plausibilität hinsichtlich der behaupteten Effekte in der Anmeldung selbst zu stellen sind, könnte als Standard eine entsprechende „ab-initio-Plausibilität“ für die technischen Effekte angelegt werden.

In einem dritten Fall könnte als Mindestmaß gefordert werden, dass die behaupteten Effekte zumindest nicht von vorneherein unplausibel sind, d.h. keine „ab-initio-Unplausibilität“ gegeben ist.

Reifezustand – wann ist eine Erfindung fertig zum Einreichen

Unabhängig davon, wie die GBK entscheiden wird, erachten wir es stets als sinnvoll, eine Anmeldung erst einzureichen, wenn Vorteile gegenüber dem Stand der Technik zumindest benannt werden können; der Beleg der technischen Effekte z.B. durch Vergleichsversuche sollte vor dem Einreichen geprüft werden.

Den „Reifezustand“ einer Erfindung könnte man wie folgt klassifizieren:

(i) Effekte sind (noch) nicht bekannt, lediglich die Merkmale zur Charakterisierung des gewünschten Produkts können angegeben werden

In diesem Fall könnte man, wenn ein früher Anmeldetag vorrangig ist, eine „Waschliste“ an potentiellen Effekten in den Anmeldetext aufnehmen, um sich bei Bedarf dann den gewünschten Effekt herauszugreifen. Obwohl aus dem Nichterreichen von Effekten aus der Anmeldung nicht direkt eine mangelnde Offenbarung erwächst, solange sie nicht im Anspruchswortlaut Niederschlag gefunden haben, könnte eine gänzlich spekulative Erfindungsbeschreibung unter Umständen die Berücksichtigung verspäteter Beweismittel oder gar die Nacharbeitbarkeit in Frage stellen.

(ii) Effekte werden erwartet und die Merkmale der Erfindung, die kausal verantwortlich sind, werden vermutet

Hier können die erwarteten Effekte bereits konkret benannt werden; diese sollten dann zumindest nicht „ab-initio unplausibel“ sein. Aus technischer Sicht sollten keine Zweifel gegen die mögliche Erreichung der genannten Effekte begründet sein. Bei der Beschreibung der Erfindung in der ursprünglichen Anmeldung liegt die Herausforderung darin, dass nicht bekannt ist, welche Merkmale/Parameter für das Erreichen des Effekts ursächlich sind. Unabhängig von der Entscheidung G2/21 sollte möglichst die „Kausalität“ zwischen Effekten und den entsprechenden Merkmalen der Erfindung untersucht und im Anmeldetext erläutert werden. Bereits vorveröffentlichte Literatur kann helfen, diesen kausalen Zusammenhang zu begründen. Patentrechtlich gefordert wird lediglich, dass etwas funktioniert bzw. eine gestellte Aufgabe gelöst wird; eine wissenschaftliche Erklärung dafür, wie eine beanspruchte Problemlösung funktioniert, ist nicht notwendigerweise erforderlich.

(iii) Effekte werden erwartet, man kann aufgrund technischer Überlegungen darauf schließen, welche Merkmale der Erfindung kausal dafür verantwortlich sein sollten

Eine technische Erklärung, die die behaupteten Effekte erwarten lässt, kann in der Patentanmeldung gegeben werden („ab-initio-Plausibilität“). Ein echter experimenteller Beleg fehlt jedoch noch. In so einem Fall dürften die Erteilungsaussichten – die erforderliche Neuheit vorausgesetzt – gut sein, allerdings ist damit zu rechnen, dass z.B. in einem möglichen Einspruchsverfahren die Gegenseite diese „Plausibilität“ angreifen könnte, z.B. durch Vorbringen begründeter Zweifel, dass die der Plausibilität zugrundeliegende Theorie nicht stimmt. Ohne der Endentscheidung in der aktuellen Vorlage G2/21 vorgreifen zu wollen sollte es jedoch in diesen Fallkonstellationen aufgrund der vorliegenden „ab-initio-Plausibilität“ möglich sein, in der Tatsacheninstanz – d.h. nicht erst in Beschwerde oder Berufung – mittels nachgelieferter Experimente und Daten die erwarteten technischen Effekte zu untermauern.

(iv) Effekte sind bekannt und belegt

Hier sollte nichts gegen das Einreichen einer Patentanmeldung sprechen. Wenn ein neuer Stand der Technik z.B. im Prüfungsverfahren herangezogen wird, sollte es möglich sein, bei Bedarf weitere (nachveröffentlichte) experimentelle Daten zur Stützung der bereits in der Anmeldung gezeigten Effekte beizubringen.

Sonderfälle

Sonderfälle liegen dann vor, wenn technische Effekte nur für einen Teil eines beanspruchten Gegenstandes belegt oder zu erwarten sind, oder wenn ein technischer Effekt selbst ein beanspruchtes Merkmal – bspw. in einem Verwendungsanspruch – darstellt. Im ersten Fall stellt sich dann die Frage, ob der technische Effekt plausibel für den restlichen Teil des Anspruchs verallgemeinert werden kann, und im zweiten Fall wird das Kriterium der „Plausibilität“ auch im Rahmen der Prüfung relevant sein, ob die Erfindung überhaupt ausreichend offenbart und damit ausführbar ist. Auch hier sollten jedoch ähnliche Erwägungen wie zuvor erläutert eine Rolle spielen.

Fazit

• Die Entscheidung der GBK in dem Verfahren G2/21 wird hoffentlich Klarheit dahingehend liefern, in welchem „Reifezustand“ eine Erfindung eingereicht werden muss, damit behauptete Effekte anerkannt werden.
• In vielen Fällen wird – unabhängig von dem gemäß G2/21 anzulegenden Maßstab – ein frühes Einreichen gewünscht sein.
• Bereits jetzt zeigt sich: die Frage der „Plausibilität“ stellt keine eigene Patentierungsvoraussetzung dar. ist aber ein wichtiges Kriterium bei der Prüfung auf erfinderische Tätigkeit und ggf. sogar der Ausführbarkeit einer beanspruchten Erfindung.
• Auf alle Fälle ist es sinnvoll, den Reifezustand der Erfindung vor dem Einreichen einer Patentanmeldung zu prüfen, um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen und ein starkes Patent zu erhalten.

Autoren:

Dr. Susanne Sonnenhauser
Frau Sonnenhauser arbeitet seit 2005 auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtschutzes und ist als deutsche Patentanwältin und European Patent Attorney zugelassen. Seit 2008 ist sie bei Prüfer & Partner tätig.
Ihre Arbeitsschwerpunkte bilden das Patent- und Markenrecht, hauptsächlich auf den Gebieten Pharma und Life Science.
Frau Sonnenhauser vertritt ihre Mandanten sowohl im Patenterteilungs- als auch im Einspruchsverfahren. Darüber hinaus erstellt sie Gutachten hinsichtlich der Validität und Verletzung von Schutzrechten.

Dr. Andreas Oser, LL.M.
Andreas Oser (Dipl.-Chem. Universität Freiburg; Promotion Max-Planck-Institut für Biochemie München) ist seit 1991 im gewerblichen Rechtsschutz tätig, wurde 1995 als deutscher und europäischer Patentanwalt zugelassen und ist seit 2002 als geschäftsführender Partner bei Prüfer & Partner tätig.
Die Hauptfachgebiete von Herrn Oser sind Chemie, Pharma und Life Science.
Seine Tätigkeit umfasst Patentanmeldungen (Ausarbeitung, Prüfung), Einspruchs- und Beschwerdeverfahren, Patentstreitfälle, Verletzungs- und Rechtsbeständigkeitsgutachten, Freedom-to-Operate-Analysen und Due-Diligence-Prüfungen.

Kontakt:
Prüfer & Partner mbB
Sohnckestrasse 12, 81479 München
Tel. +49 89 69 39 21 0, E-Mail office@pruefer.eu, www.pruefer.eu

 

Am 15. Juli 2022 vollzog Montenegro mit der Hinterlegung seiner Beitrittsurkunde den letzten Schritt hin zum Beitritt zum Europäischen Patentübereinkommen (EPÜ) und ist seit 1. Oktober 2022 der 39. Mitgliedsstaat der Europäischen Patentorganisation (EPO).

Damit verlässt Montenegro seinen im Jahr 2010 erlangten Status als Erstreckungsstaat und alle Patentanmeldungen, die ab dem 1. Oktober 2022 angemeldet wurden, können nach deren Erteilung zu einem Europäischen Patent mit Wirkung für Montenegro validiert werden.

Die offizielle Aufnahme Montenegros als Mitgliedstaat ist ein neuer Meilenstein in der Geschichte der Europäischen Patentorganisation.

Für weitere Informationen: https://www.epo.org/news-events/news/2022/20221001_de.html

„Was lange währt, wird endlich gut“, nun ist es endlich soweit:

Das Einheitliche Patentgericht hat auf seiner Webseite bekannt gegeben, dass es aller Voraussicht nach am 1. April 2023 seinen Betrieb aufnehmen wird.

Das bedeutet: Klagen auf Nichtigkeit und wegen Verletzung Europäischer Patente können dann beim Einheitlichen Patentgericht eingereicht werden, sofern für das betreffende Europäische Patent kein Antrag auf „Opt-out“ vom Einheitlichen Patentgerichtssystem gestellt wurde.

Ein solcher „Opt-outAntrag kann bereits ab dem 1. Januar 2023, d.h. in der Sunrise Periode vor dem 1. April 2023, gestellt werden. Der „Opt-out“ Antrag kann sowohl für erteilte Europäische Patente als auch für anhängige, bereits veröffentlichte Europäische Patentanmeldungen gestellt werden.
Außerdem kann für erteilte Europäische Patente, bei denen der Hinweis auf Erteilung ab dem 1. April 2023 veröffentlicht wird, innerhalb eines Monats ab Veröffentlichung ein Antrag auf einheitliche Wirkung des Europäischen Patents für alle teilnehmenden Mitgliedstaaten, die dem einheitlichen Patentsystem beigetreten sind, gestellt werden.
Die teilnehmenden Staaten sind – Stand Oktober 2022 – bisher die folgenden 17 Staaten:

Österreich, Belgien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Niederlande, Portugal, Slowenien, Schweden

In absehbarer Zeit könnten folgende weitere Mitgliedsstaaten hinzukommen, sobald diese die noch ausstehende Ratifizierung vorgenommen haben: Irland, Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn, Rumänien, Griechenland und Zypern.
Für andere Mitgliedsstaaten, wie z.B., Spanien oder Kroatien muss das Europäische Patent weiterhin national validiert werden. Gleiches gilt selbstverständlich für alle Nicht-EU Staaten, die dem Europäischen Patentsystem angehören (wie beispielsweise Großbritannien, Norwegen, Schweiz, Türkei, etc.). Anstelle des Europäischen Patents mit einheitlicher Wirkung besteht natürlich auch in Zukunft die Möglichkeit, dass sich der Patentschutz wie bisher durch entsprechende Validierung nur auf bestimmte gewünschte Länder erstreckt. Je nachdem ob einheitliche Wirkung oder klassische Validierung gewählt wird sind unterschiedliche Übersetzungserfordernisse für das erteilte Patent zu erfüllen.

Für Europäische Patentanmeldungen, für die bereits die Erteilungsabsicht kommuniziert wurde, d.h. die Mitteilung nach R. 71(3) EPÜ ergangen ist, kann mit folgenden Maßnahmen die Möglichkeit eröffnet werden, ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung zu erhalten:
* Es wird ein früher Antrag auf das Europäische Patent mit einheitlicher Wirkung gestellt. Das EPA behandelt den Antrag ab dem 1. April 2023. Oder:
* Es wird in Antwort auf die Mitteilung gem. R. 71(3) EPÜ der Antrag gestellt, die Erteilung zu verschieben. Das EPA verzögert dann die Erteilung, so dass diese erst am oder nach dem 1. April 2023 veröffentlicht wird.
Beide Maßnahmen können angewandt werden, wenn Deutschland die Ratifikationsurkunde hinterlegt hat. Dieser Termin wird noch bekannt gegeben.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, das aktuelle Portfolio an Europäischen Patenten und Europäischen Patentanmeldungen zu überprüfen, ob für alle oder einzelne ein „Opt-out“ Antrag gestellt werden soll oder ob für anhängige Anmeldungen ein Europäisches Patent mit einheitlicher Wirkung erwünscht ist. Diese Entscheidung wird von vielen Faktoren abhängen, u.a. von der Wichtigkeit der Erfindung, dem technischen Gebiet, dem Wettbewerbsumfeld usw.

Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne, welche Lösung für Sie am besten ist.

Dr. Dorothea Hofer, Jürgen Feldmeier LLM, Dr. Andreas Oser LLM

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